Obtener un registro internacional de una marca comercial

Guía Out-Law | 18 Apr 2019 | 8:41 am |

Una marca comercial ayuda a sus clientes y consumidores a identificar sus productos y servicios, y puede ser uno de sus activos más valiosos. Si bien es posible que ya cuente con protección como derecho no registrado, obtener un registro le brindará la protección más amplia posible.

Esta guía se basa en la legislación británica y se actualizó por última vez en julio de 2018.

¿Qué es una marca comercial?

Las palabras, los logotipos, las formas, los colores, los sonidos y los olores pueden registrarse como marcas comerciales. En resumen, el registro de una marca comercial le concede un derecho exclusivo y permite a los consumidores distinguir el producto o servicio que presta de los de la competencia o de los de terceros.

El camino hasta el registro internacional

Hay tres vías para registrar una marca comercial a nivel internacional:

  • Puede solicitar el registro nacional de su marca en un país extranjero que le convenga y, de esta forma, protegerá su marca únicamente en esta jurisdicción.
  • Puede solicitar el registro de su marca por la vía europea y, de esta forma, contará con un registro unitario de la marca comercial en los 28 Estados miembro de la Unión Europea. Consulte nuestro aviso sobre cómo obtener un registro en la Unión Europea.
  • Puede solicitar el registro de su marca en varios países a la vez a través de una única solicitud en virtud de un tratado internacional denominado el Protocolo de Madrid. A continuación, explicamos en más detalle esta vía, también denominada el "Sistema de Madrid".

¿Qué es un registro internacional?

La vía para registrar una marca simultáneamente en diversas jurisdicciones mediante un sistema administrado centralmente se rige por el Protocolo de Madrid. Tanto el Reino Unido como los países de la Unión Europea son miembros del Protocolo de Madrid, que está supervisado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra (Suiza).

El sistema es una solución práctica y rentable para registrar y gestionar marcas comerciales mediante la presentación de una única solicitud que se puede ampliar hasta a 117 países. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publica una lista de Estados miembro en su página web que incluye importantes mercados de exportación como Estados Unidos, Japón, China, India, Australia y Corea del Sur.

No obstante, el Sistema de Madrid no crea un derecho unitario, a diferencia de la marca de la Unión Europea, sino un conjunto de derechos nacionales en los países designados en la solicitud.

¿Cómo se obtiene un registro internacional?

En virtud del Sistema de Madrid, el solicitante debe ser residente, debe tener un domicilio social o una sede de explotación real en un Estado miembro. Las solicitudes de registro internacional deben basarse en una solicitud o registro de una marca comercial ya existente (marca base) en uno de los Estados miembro.

Para nuestros clientes, la marca base relevante es normalmente una marca comercial de la Unión Europea o del Reino Unido. El solicitante puede designar aquellos países en los que desea obtener protección, si bien se pueden solicitar nuevas designaciones posteriormente.

La solicitud de un registro internacional se debe presentar a través de la oficina nacional de la marca base, conocida como oficina de origen. Puede requerir prioridad al solicitar un registro internacional, siempre que se realice en un plazo de seis meses a partir de la presentación de la primera solicitud.

Se analiza la solicitud y, si no se encontraran objeciones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual expedirá un certificado de registro. No obstante, es importante destacar que el certificado expedido por esta organización no significa que gozará de protección en todos los países designados. Esto requiere la aprobación de las oficinas nacionales de marcas comerciales que disponen de hasta 18 meses para analizar la solicitud a nivel nacional. Si la oficina nacional no planteara ninguna objeción, y siempre que no se presentara ninguna oposición, se expedirá la declaración de concesión.

Resumen del proceso de registro internacional 

  1. Presentar marca base: normalmente en un plazo de seis meses para solicitar la prioridad.
  2. Presentar la solicitud de registro internacional mediante la oficina de origen.
  3. Análisis por parte de la oficina de origen: de dos a cuatro semanas.
  4. Si no hubiera objeciones, la solicitud se remitirá a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
  5. Análisis por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: de dos a cuatro semanas.
  6. Si no hubiera objeciones, se expide el certificado de registro internacional y se remite la solicitud a las oficinas locales de los países designados.
  7. Análisis por parte de las oficinas locales: hasta 18 meses.
  8. Si no hubiera objeciones, normalmente se presenta la solicitud para hacer posibles las oposiciones.
  9. Si no hubiera oposiciones, se expide la declaración de concesión.

Beneficio de obtener un registro de una marca comercial.

  • Le concede un derecho exclusivo sobre un nombre o un logotipo (o el tipo de marca comercial que haya solicitado).
  • Puede utilizarlo para evitar que la competencia o terceros empleen o intenten registrar marcas o signos idénticos o similares para bienes y servicios idénticos o similares.
  • Un registro de una marca comercial puede actuar como mecanismo disuasorio para terceros que pretendan adoptar nombres idénticos, cercanos o similares.
  • Es un activo que se puede licenciar o franquiciar.
  • El registro puede impulsar el valor en las negociaciones con inversores y posibles compradores: los registros suelen ser un elemento clave en cualquier negociación de inversión o venta, ya que aportan la confianza de que la marca está protegida.
  • Le brinda la oportunidad de establecer o ampliar su participación de mercado en la jurisdicción correspondiente.

Ventajas de obtener un registro internacional

  • Resulta más económico y sencillo de gestionar que las solicitudes nacionales debido al proceso de administración centralizada.
  • Los socios locales solo tienen que participar si se plantea alguna objeción o se presenta una oposición.
  • Se puede obtener una cobertura exhaustiva en hasta 117 países, incluidos importantes mercados como Estados Unidos, Japón, China, India, Australia y Corea del Sur. Se prevé que Canadá empiece a formar parte del grupo a partir de 2019.
  • Posteriormente, se pueden añadir designaciones adicionales, si bien esto supone un plazo de protección reducido, ya que el registro internacional y todas las designaciones tienen la misma fecha de renovación.

Desventajas de obtener un registro internacional 

  • Requisito de una marca base: el registro internacional debe ser el mismo.
  • Periodo de dependencia: si la marca base no llegara a buen término en un plazo de cinco años tras el registro internacional (por ejemplo, a causa de una oposición o cancelación), el registro internacional correspondiente sufrirá las mismas consecuencias en todos los países designados, si bien el registro puede convertirse en una solicitud nacional para conservar la fecha de registro como fecha de presentación.
  • Plazo más largo de enjuiciamiento: el plazo desde la solicitud hasta el registro en los países designados suele ser más largo que el de las solicitudes nacionales directas.
  • Ausencia de algunas jurisdicciones clave: determinados países siguen sin formar parte del Sistema de Madrid, por ejemplo, Canadá (que se prevé que se una en 2019), buena parte de Oriente Medio y Sudamérica.

¿Cuánto se tarda en obtener un registro?

Como norma general, se requiere un plazo aproximado de entre tres y cuatro meses desde la presentación de la solicitud hasta la recepción del certificado de registro internacional, suponiendo que la solicitud se desarrollara sin complicaciones. No obstante, el registro definitivo en los países designados puede tardar hasta 18 meses a partir de la fecha en que la oficina nacional recibe la solicitud.

¿Cuánto dura un registro internacional?

Los registros internacionales son válidos durante 10 años y se pueden renovar por periodos consecutivos de 10 años, hasta llegar a brindar protección perpetua.

El equipo de marcas comerciales de Pinsent Masons cuenta con una considerable experiencia en la realización de búsquedas de disponibilidad y el registro de marcas comerciales en todo el mundo. Si tuviera alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el equipo.