Obtenir un enregistrement de marque à l'international

Guide Out-Law | 18 Apr 2019 | 8:34 am | 5 min. de lecture

Une marque permet à vos clients d’identifier vos produits et vos services. Votre marque peut être votre actif le plus précieux. Bien que votre marque puisse éventuellement bénéficier de la protection d’un droit non enregistré, l’obtention d’un enregistrement vous fournira la protection la plus large possible.

Ce guide a été mis à jour pour la dernière fois en juillet 2018.

Qu’est-ce qu’une marque ?

Les mots, logos, formes, couleurs, sons et odeurs peuvent tous être enregistrés sous forme de marque. Un enregistrement de marque vous confère un droit exclusif et permet au consommateur de distinguer le produit ou le service que vous fournissez de ceux de concurrents et / ou de tiers.

Marche à suivre pour obtenir un enregistrement international

Il existe trois itinéraires possibles pour enregistrer une marque au niveau international :

  • Vous pouvez déposer une demande pour enregistrer votre marque à l’échelle nationale dans le pays étranger qui vous intéresse. Cette option ne protègera toutefois votre marque que dans la juridiction du pays concerné.
  • Vous pouvez déposer une demande pour enregistrer votre marque dans l’Union européenne. Vous disposerez alors d’un enregistrement unitaire de votre marque dans les 28 États membres de l’Union européenne. Consultez notre note de Conseil sur l’obtention d’un enregistrement dans l’UE pour en savoir plus.
  • Vous pouvez déposer une demande pour enregistrer votre marque dans plusieurs pays à la fois au moyen d’une seule application sur la base d’un traité international appelé protocole de Madrid. Cette option, également appelée « système de Madrid », est expliquée dans le détail ci-dessous.

Qu’est-ce qu’un enregistrement international ?

L’enregistrement d’une marque dans plusieurs juridictions à la fois au moyen d’un système administré centralement est régi par le protocole de Madrid. Le Royaume-Uni et l’UE sont tous deux membres du protocole de Madrid, lequel est supervisé par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), basée à Genève (Suisse).

Ce système constitue une solution pratique et rentable qui permet d’enregistrer et de gérer des marques en ne déposant qu’une seule demande pour couvrir jusqu’à 117 pays. La liste des États membres de l’OMPI est publiée sur son site Web et comprend d’importants marchés d’exportation comme les États-Unis, le Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud.

Toutefois, et contrairement à l'enregistrement de marque de l’Union européenne, le système de Madrid ne crée pas de droit unitaire. Il offre plutôt un ensemble spécifique de droits nationaux dans les pays désignés dans la demande.

Comment obtenir un enregistrement international ?

Conformément aux dispositions du système de Madrid, le demandeur doit être résident, domicilié ou disposer d’un lieu d’affaires réel et effectif dans un État membre. La demande d’enregistrement international doit se fonder sur une demande ou un enregistrement de marque existant (marque de base), dans l’un des États membres.

Dans le cas de nos clients, la marque de base pertinente est généralement une marque du Royaume-Uni ou de l’UE. Le demandeur peut désigner des pays dans lesquels il souhaite obtenir une protection, et demander des désignations supplémentaires à une date ultérieure.

Une demande d’enregistrement international doit être déposée par l’intermédiaire de l’office national de la marque de base, appelé office d’origine. Vous pouvez réclamer une priorité au moment de votre demande d’enregistrement international si celle-ci est effectuée dans les six mois qui suivent le dépôt de la première demande.

Votre demande sera examinée puis, si aucune objection n’est soulevée, l’OMPI vous délivrera un certificat d’enregistrement. Il convient toutefois de noter que le certificat délivré par l’OMPI ne signifie pas que vous bénéficiez d’une protection dans tous les pays désignés. Pour cela, vous devrez obtenir l’approbation des offices nationaux des marques, lesquels disposent d’un délai de 18 mois pour examiner votre demande au niveau national. Si aucune objection n’est soulevée par l’office national et qu’aucune opposition n’est déposée, une déclaration d’octroi sera alors émise.

Résumé du processus d’enregistrement international 

  1. Dépôt d’une marque de base – habituellement dans les six mois pour réclamer une priorité
  2. Dépôt d’une demande d’enregistrement international par le biais de l’office d’origine
  3. Examen par l’office d’origine – deux à quatre semaines
  4. En l’absence d’objections, la demande est transmise à l’OMPI
  5. Examen par l’OMPI – deux à quatre semaines
  6. En l’absence d’objections, un certificat d’enregistrement international est délivré et la demande est transmise aux offices locaux des pays désignés
  7. Examen par les offices locaux – jusqu’à 18 mois
  8. En l’absence d’objections, la demande est généralement publiée à des fins d’opposition
  9. En l’absence d’oppositions, une déclaration d’octroi est émise

Avantage de l’obtention d’un enregistrement de marque

  • Vous donne un droit exclusif sur un nom ou un logo (ou le type de marque que vous avez demandé).
  • Vous pouvez exercer ce droit pour empêcher vos concurrents et / ou tout tiers d’utiliser ou de tenter d’enregistrer des marques / signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires.
  • L’enregistrement d’une marque peut dissuader d’autres personnes souhaitant adopter des dénominations identiques, proches ou similaires.
  • Une marque enregistrée constitue un actif qui peut être licencié ou franchisé.
  • L’enregistrement de votre marque peut augmenter sa valeur dans vos négociations avec des investisseurs et des acheteurs potentiels – les enregistrements sont souvent un élément clé dans les négociations de vente / d’investissement car ils confirment que la marque est protégée.
  • Vous donne la possibilité d’établir et / ou d’élargir votre part de marché dans la juridiction pertinente.

Avantages de l’obtention d’un enregistrement international

  • La demande d’un enregistrement international est plus économique et plus simple à gérer qu’une demande nationale car le processus d’administration est centralisé.
  • L’intervention d’associés locaux n’est requise que si une objection est soulevée ou une opposition est déposée.
  • Une couverture étendue peut être obtenue jusque dans 117 pays, dont d’importants marchés d’exportation comme les États-Unis, le Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud. Le Canada devrait rejoindre cette liste en 2019.
  • Des désignations supplémentaires peuvent être ajoutées à une date ultérieure, sachant que ceci implique une réduction de la durée de protection vu que l’enregistrement d’une marque internationale et toutes les désignations doivent avoir la même date de renouvellement.

Inconvénients de l’obtention d’un enregistrement international 

  • Nécessité d’une marque de base : l’enregistrement international doit être le même.
  • Période de dépendance : si la marque de base échoue au cours d’une période de cinq ans après l’enregistrement de l’enregistrement international (suite à une opposition ou une annulation), l’enregistrement international correspondant suivra le même sort dans tous les pays désignés, bien que l’enregistrement puisse être converti en demandes nationales afin de conserver la date d’enregistrement comme date de dépôt.
  • Délai plus long : le temps écoulé depuis la demande jusqu’à l’enregistrement dans les pays désignés est souvent plus long que dans le cas de demandes nationales directes.
  • Absence de certaines juridictions clés : certains pays, comme le Canada (qui devrait en être membre en 2019), une grande partie du Moyen-Orient et de l’Amérique du Sud, ne sont pas encore signataires du système de Madrid.

Combien de temps faut-il compter pour obtenir un enregistrement ?

En règle générale, il faut compter environ trois à quatre mois après le dépôt de la demande pour recevoir un certificat d’enregistrement international, en supposant que la demande s’avère simple. L’enregistrement final dans les pays désignés peut toutefois prendre jusqu’à 18 mois à compter de la date à laquelle l’office national reçoit la demande.

Combien de temps est valable un enregistrement international ?

Les enregistrements internationaux restent valables pendant 10 ans et sont renouvelables par périodes successives de 10 ans. Ils peuvent ainsi offrir une protection perpétuelle.

L’équipe de marques de Pinsent Masons possède une grande expérience en matière de recherches et d’enregistrement de marques à travers le monde entier. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à la contacter.